經典案例：當商標權「撞臉」著作權，該如何處理？

編者按：艾瑪克公司認為第4862095號「IMAC」商標的申請註冊損害了其公司美術作品《IMAC》的在先著作權，遂向商標局提出異議，引出了一場歷經長達8年的權屬紛爭。日前，北京市高級人民法院作出終審判決，認定第4862095號「IMAC」商標未損害艾瑪克公司享有的在先著作權。本案涉及商標權與著作權之間衝突的處理，來看看專家如何評述。

原標題：「IMAC」商標引發在先權利之爭，8年後見分曉——

商標權與著作權之間的衝突應如何處理？

針對申請註冊使用在服裝、鞋等第25類商品上的「IMAC」商標，義大利艾瑪克股份公司（下稱艾瑪克公司）在華展開了一場長達8年的權屬紛爭。

日前，北京市高級人民法院作出終審判決，認定第4862095號「IMAC」商標（下稱訴爭商標）未損害艾瑪克公司享有的在先著作權，國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商評委）對訴爭商標不予核准註冊的複審裁定被撤銷，商評委需針對訴爭商標重新作出裁定。

據了解，訴爭商標的申請註冊日期為2005年8月29日，指定使用在服裝、鞋等第25類商品上。據中國商標網顯示，2008年5月6日，訴爭商標經國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）核准轉讓至愛瑪客（香港）連鎖發展公司（下稱愛瑪客公司）。2008年12月6日，商標局對訴爭商標予以初步審定公告。

在訴爭商標法定異議期將滿之際，艾瑪克公司於2009年3月6日向商標局提出異議，主張其對美術作品《IMAC》享有著作權，訴爭商標的申請註冊損害了該公司的在先著作權。

經審查，商標局於2011年4月20日作出裁定，認定艾瑪克公司的異議理由不成立，對訴爭商標予以核准註冊。艾瑪克公司不服，於同年7月15日向商評委申請複審。

2014年1月7日，商評委作出複審裁定，認為在未得到艾瑪克公司授權的情況下，訴爭商標的申請註冊行為構成了對艾瑪克公司現有在先著作權的損害。據此，商評委裁定對訴爭商標不予核准註冊。

愛瑪客公司不服商評委作出的上述裁定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

北京市第一中級人民法院審理後撤銷了商評委的被訴裁定，並判令商評委重新作出裁定。艾瑪克公司與商評委均不服一審判決，隨後向北京市高級人民法院提起上訴。

北京市高級人民法院經審理認為，艾瑪克公司提交的著作權登記證書是證明其享有著作權的初步證據，登記時間晚於訴爭商標的申請註冊日，而且其中記載的1980年5月6日是艾瑪克公司聲稱的創作完成日期，而不是發表日期，在該公司提交的作品著作權登記申請表中，發表狀態選擇的是「未發表」。艾瑪克公司主張早在1998年1月4日便向商標局提出過「IMAC」商標的註冊申請，但是該商標的註冊申請已被駁回，因此不能以此證明涉案標誌在國內已公開。綜上，北京市高級人民法院認定，在案證據不足以證明訴爭商標的申請註冊損害了艾瑪克公司的在先著作權，據此終審判決駁回了商評委與艾瑪克公司的上訴。（王國浩）

行家點評

趙虎 北京市中聞律師事務所合伙人、律師：在判斷訴爭商標的申請註冊是否損害在先著作權時，司法中一般適用「實質相同+接觸」的原則。「實質相同」是指侵權行為涉及的作品與被侵權作品實質上是一樣的，雖然可能存在細枝末節的差異，但是總體差別不大。「接觸」即侵權人在侵權行為發生之前有可能接觸過被侵權作品，「接觸」表現的是一種可能性，而非必然性。

該案中，艾瑪克公司認為訴爭商標的申請註冊侵犯了其在先著作權，並提供了著作權登記證書。商評委認為涉案標誌構成美術作品，訴爭商標與其構成實質性近似，所以損害了艾瑪克公司的在先著作權。而一審法院認為，涉案標誌缺乏獨創性，不構成作品，因此無需要進行「實質性相同+接觸」的審查和判斷，據此認定訴爭商標的申請註冊未損害艾瑪克公司享有的涉案標誌著作權。二審法院則認為，艾瑪克公司提供的著作權登記證書於2013年形成，而且發表狀態為「未發表」，因此不存在「接觸」，訴爭商標的註冊申請未損害艾瑪克公司主張的在先著作權。

筆者認為，一般情況下，字母組合或者文字組合因為過於簡單，不具有獨創性。雖然對相關作品進行了著作權登記，但是我國的著作權登記與商標註冊、專利申請不同，著作權登記部門並不對獨創性進行審查。類似「IMAC」的字母組合因為不具有獨創性而不構成作品。

惠博 隆天知識產權代理有限公司 商標代理人：商標權與著作權之間衝突的表現形式無外乎申請人註冊商標時使用了他人享有著作權的作品或作品使用了他人已經註冊的商標兩種情況，以前一種情況居多。申請人註冊商標時使用了他人享有著作權的作品，涵蓋包含的文字、圖形抄襲、模仿了他人作品的內容等，根據我國商標法規定，申請註冊商標不得損害他人現有的在先權利。

在實踐中，當事人主張訴爭商標損害其在先著作權的，需對所主張的客體是否構成作品、當事人是否為著作權人或者其他有權主張著作權的利害關係人以及訴爭商標是否構成對著作權侵害等具有證明責任。

首先，在先著作權成立的基本前提是主張著作權的圖樣構成著作權法意義上的作品。一般情況下，與商標權存在衝突的作品主要為美術作品。筆者認為，只要該作品通過線條、色彩或者其他方式產生了一定的審美意義，具有一定獨創性，體現了創作人為此投入的智力勞動，就可以判定其構成美術作品。

其次，是否享有涉案作品的著作權以及商標權人是否有接觸到涉案作品的可能性，是判定訴爭商標是否損害他人著作權的重要適用要件。當事人提供的標誌設計底稿、原件、取得權利的合同、訴爭商標申請日之前的著作權登記證書、商標公告、商標註冊證等，可以作為享有著作權的初步證據。同時，證明商標權利人接觸過或者有可能接觸他人享有著作權的作品亦尤為必要。該案即是如此，上訴人艾瑪克公司提供的著作權登記證書中發表狀態為「未發表」，且沒有其他在案證據證明涉案作品已經在我國進行過相關的宣傳和使用，因此，商標權利人沒有接觸涉案作品的可能性，故不能證明訴爭商標損害了上訴人艾瑪克公司的著作權。

當面臨商標權與著作權之間的法律衝突時，有力闡明作品認定、權利歸屬、接觸可能性及與作品構成實質性近似是獲得權利保護的利器。

（本文僅代表作者個人觀點）

（文章來源：中國知識產權報）

（責任編輯：崔靜思 蔡瑩 編輯：呂可珂 高雲翔）

（中國知識產權報獨家稿件，未經授權不得轉載）

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