在先商標使用人的繼受者，是否享有商標在先使用抗辯權？

最新 07-12

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我們都知道，企業（商家）在經營過程中，會遇到各種各樣的商標難題，其中，商標在先使用權就常常成為企業（商家）與企業（商家）之間相互掐架的矛頭。

下面這個典型案例，就是如此。

典型案例

南通遠程船務有限公司（以下簡稱遠程公司）於2013年成功註冊商標，該商標被核准使用在第18類手提旅行包（箱）、錢包（錢夾）、背包、公文包、旅行用具（皮件）上，然後，遠程公司在公文包、票夾等產品上使用其註冊商標。

2001年，博格西尼服飾公司轉讓得來了「博格西尼」和「BOGEASENI」2個註冊商標，均核定使用在第25類服裝、襯衫等產品上。博格西尼服飾公司長期在男裝、箱包、皮具等產品上使用上述商標。

2009年，博格西尼服飾公司與他人共同出資設立上海博格西尼企業發展有限公司（以下簡稱博格西尼發展公司），並於2010年將「博格西尼」和「BOGEASENI」2個商標，轉讓給博格西尼發展公司（二次轉讓）。但博格西尼發展公司在受讓上述商標後，並未進行實際使用。

博格西尼服飾公司於2011年、2012年先後與第一八佰伴公司簽訂《聯銷續簽合同》，設立專櫃銷售博格西尼品牌的男裝、皮包等產品。2014年6月，博格西尼服飾公司註銷。

2015年3月，由博格西尼發展公司（續簽公司有變）與第一八佰伴公司簽訂《聯銷續簽合同》，繼續在原專櫃從事之前的經營活動（與前合同一致）。

遠程公司作為原告，將博格西尼發展公司（被告）告到了上海市浦東新區人民法院，原因為被告在八佰伴商場銷售的皮包產品上使用「BOGEA SENI」商標，侵害了原告的註冊商標專用權，然後訴請法院判令被告停止侵害，並賠償損失。被告以商標在先使用為由進行抗辯，認為其有權在原有範圍內繼續使用被控侵權標識。

法院認為，被告作為博格西尼服飾公司的繼受者有權主張商標先用權抗辯，在先使用的商標在服裝、皮包等產品上經過長期使用已經具有一定的影響力，被告使用被控侵權標識未超出原有使用範圍，其商標先用權抗辯成立，遂判決駁回遠程公司的訴請。原告不服，提起上訴，上海知識產權法院二審維持原判。

商標法規定，具有在先商標在先使用人本人之外的主體，其是否有權主張商標在先使用抗辯，需要在維護商標註冊制度穩定的框架下，對商標先使用人和註冊商標專用權人之間的利益進行平衡。在商標註冊人申請商標註冊之後，在先商標使用人再進行商標許可或轉讓，該被許可人和受讓人原則上無權主張商標在先使用抗辯，但在先商標使用人的業務繼受者可主張商標在先使用抗辯。

被告所使用的商標在原告還未註冊商標的申請日之前，就已經在該商標註冊核定使用的商品或服務或者類似商品或服務上善意連續地使用與註冊商標相同或者近似的商標的，該商標使用人有權繼續在原商品或者服務上使用該商標。

在該典型案件中，2014年，博格西尼服飾公司註銷後，2015年，由被告與第一八佰伴公司續簽《聯銷續簽合同》，繼續在原專櫃從事經營活動。顯然，在博格西尼服飾公司註銷後，被告承繼了博格西尼服飾公司的業務。如前所述，在先商標使用人的繼受者享有商標在先使用抗辯權，故本案中博格西尼發展公司作為博格西尼服飾公司的繼受者，其有權主張商標在先使用抗辯。

延伸閱讀

在原告申請註冊該商標之前，被告並未在皮包產品上使用被控侵權標識，在皮包類產品使用在先商標的主體是博格西尼服飾公司，被告作為博格西尼服飾公司的繼受者，其是否有權主張商標先使用抗辯，涉及如何界定商標在先使用的主體範圍。

這裡需要關注的要素：

商標在先使用制度的立法目的和價值

商標法規定，商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標。

法律對在先商標使用人的範圍未作出進一步的限定，商標在先使用人本人在原有範圍內繼續使用商標自無異議，但商標受讓人、被許可人以及商標權人的業務承繼者是否有權主張商標在先使用抗辯，這一問題需要用建立商標在先使用制度的目的來進行判斷。

設立商標在先使用制度並非是要賦予商標在先使用人與註冊商標權人同等的權利，而是為了彌補商標註冊制度的缺陷，適度維護商標在先使用人的利益。對於商標在先使用人本人之外的主體（被告就是），其是否有權主張商標在先使用抗辯，同樣需要在維護商標註冊制度穩定的框架下，對商標在先使用人和註冊商標專用權人之間進行利益平衡。

商標在先使用抗辯主體範圍的界定

商標在先用使用人本人之外的主體主張先用權抗辯，一般包括商標被許可人、受讓人以及在先商標使用人的繼受者。

通常情況下，在商標註冊人申請商標註冊之後，在先商標使用人再進行商標許可，原則上被許可人無權再主張商標在先使用抗辯。

但就商標在先使用人的繼受人而言，則應允許其主張商標在先使用抗辯。

因為，一方面，商標在先使用制度既是對善意的商標在先使用人利益的一種適度維護，也是對既存的商標市場秩序的一種維護。另一方面，商標在先使用人的繼受者本質上並不是對商標在先使用權的受讓，而是對商標在先使用人實體業務的承繼，在此情況下允許繼受者主張商標在先使用通常並不損害註冊商標權人的利益。

在綜合考量註冊商標權人利益和商標在先使用人利益的情況下，應當允許商標在先使用人的繼受者主張商標在先使用抗辯。從比較法上看，有些國家商標法也明文規定，在先商標使用人的業務繼受者享有商標在先使用抗辯權。

文章由作者授權商標大數據發布，有刪減、改動！如需轉載，請聯繫商標大數據。

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