去除產品可追溯編碼行為侵犯歐盟商標權：權利用盡原則的例外

【編者按】與世界上大多數國家和地區一樣，歐盟法院的裁決對於理解歐盟法律規範有著重要的指導意義和預測價值。艾薩博睿（ELZABURU）每年初匯總發布前一年歐盟法院典型案例，並對每一案例進行簡要點評，以期對客戶和合作者理解歐盟知識產權規範有所助益。鑒於中國客戶和合作夥伴的重要性，我們嘗試以每周一案的方式發布典型案例的中文版，使中國夥伴更方便獲知相關最新信息。

【背景】義大利公司Bulgari, S.p.A.（以下簡稱Bulgari）起訴西班牙公司VICINANZA TRADIND, S.L.未經授權去除產品可追溯編碼（圖一）後分銷正品BVLGARI香水的行為侵犯其歐盟商標權。

圖一

阿利坎特歐盟商標法院判決支持原告訴求，認定去除產品可追溯編碼的行為導致商標權利用盡原則（principle of exhaustion）不再適用，被告分銷BVLGARI產品的行為侵犯了原告的歐盟商標權。

法院認為去除產品可追溯編碼對產品聲譽造成了直接影響，因為「該行為表明被告的市場經營存在缺陷」。同時，也為該產品可能來自歐洲自由經濟區（European Economic Area）之外提供了有力證明，即非由商標權人或其授權的第三人投放該市場。

然而，一審法院法官認為被告在選擇性經銷系統（selective distribution system）劃定範圍之外銷售商標產品的行為，沒有侵犯原告商標權。理由是，沒有證據證明，被告向其分銷BVLGARI產品的零售商，不符合為保護該商標聲譽而設定的銷售條件。

當事雙方就該一審判決分別提出上訴。

【發現】歐盟商標上訴法院首先確認，去除產品可追溯編碼後投放市場的行為侵犯了Bulgari的商標權。

並進一步指出，雖然原告並未證明被訴產品來自歐洲自由經濟區之外，但由於被告同樣沒有提供證據證明其銷售的產品來自歐洲自由經濟區，因此判定被告不得主張商標權利用盡原則。另外，去除產品可追溯編碼，即可視為該產品通過平行進口（parallel imports）進入歐洲自由經濟區市場。

上訴法院同時指出，只要能夠證明一項商標使用行為損害商標價值、破壞使用該商標的產品可信賴性和質量形象、或者破壞商標吸引相關消費公眾的能力等任一情況，即可認定該使用行為侵犯商標權並不得主張權利用盡原則。參見歐盟商標法院2016年5月6日第116/16號判決（案件編號：ECLI:ES:APA:2016:1272）。

其次，上訴法院推翻原審法院認為在選擇性經銷系統劃定區域之外銷售產品不構成侵犯商標權的判決理由。上訴法院判決指出，被告不得主張只有接受其供貨的終端零售商需要滿足選擇性經銷系統的銷售條件，自己因此可以免除對所提供產品的責任。上訴法院明確指出，作為分銷商，被告應當「明確要求其終端零售商必須遵守選擇性經銷系統的銷售條件，否則將停止為其供貨」。參見巴塞羅那上訴法院2014年10月29日判決（案卷號：ECLI:ES:APB:2014:11516）。

因此，上訴法院判定，在選擇性經銷系統劃定範圍之外銷售產品的行為侵犯商標權。理由是，作為分銷商的被告在實際供貨時沒有採取任何控制措施，也沒有要求接受供貨的零售商採取任何方法保護商標BVLGARI的價值和聲譽。

【評述】我們從這個判決中可以總結出以下幾點：

首先，歐盟商標法院遵循此前數個判決認定的標準，即去除產品可追溯編碼的行為視為承認產品通過平行進口方式進入歐洲自由經濟區市場，如無相反證據，即可認定該行為侵犯商標權。

其次，去除產品可追溯編碼的行為違反《歐盟商標條例（No.207/2009）》第13條第2款的規定。如果能證明該行為損害了商標的固有形象、聲譽、可信度或者質量等，即可認定其構成侵權。

最後，儘管我們不能簡單概括為只要向選擇性經銷系統劃定範圍之外的零售商銷售產品就一定構成侵權，但是只要分銷商沒有盡職維護其分銷產品商標的價值和名譽，就應當承擔損害商標形象的責任。

作者：Joaquín ROVIRA，艾薩博睿律師

編譯：李方茜，艾薩博睿實習生

來源：艾薩博睿（ELZABURU）知識產權

封面圖片來源：必應圖片

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