專利無效宣告後的侵權賠償返還，能還是不能？
專利無效宣告後的侵權賠償返還，能還是不能？
案件來源於（2017）粵民終214號判決書
專利權人的涉案專利被無效宣告後，「侵權人」支付的賠償費是否能夠通過再次起訴要求「原專利權人」返還，何種情況下，侵權人還可以向「原專利權人」主張賠償損失，答辯人（原專利權人）以違反一事不再理原則進行抗辯是否符合法律規定，以下案例將為你揭曉答案。
案件概述
胡某某是一項「天花邊角」外觀專利的專利權人，吳某經營的AA加工廠未經其許可擅自生產、銷售侵犯「天花邊角」外觀專利的邊角產品，造成吳某某生產的專利產品銷量下滑，經營損失較大。胡某某以專利侵權為由將吳某訴至佛山市中級人民法院，要求停止生產銷售侵權產品並賠償各項損失70000元。此案經過一審、二審、再審後，法院強制執行了吳某的財產，以胡某某勝訴告終。
一種天花邊角，圖片來源於網路
胡某某勝訴不久，吳某收到了國家知識產權局出具的針對胡某某「天花邊角」外觀專利的無效宣告請求審查決定書，該決定書宣告「天花邊角」外觀專利全部無效。AA加工廠憑藉該決定書以胡某某濫用專利權，構成惡意申請為由主張胡某某返還賠償款並賠償損失。
雙方觀點摘要
原告吳某起訴之理由：（一）胡某某在申請外觀專利前，有多家網站上已公開相似外觀設計，吳某作為專利申請人，應當保證其申請專利的外觀設計不是現有設計，既然存在上述公開的外觀設計，胡某某仍然進行專利申請，應當認定構成主觀惡意；（二）在存在上述公開的外觀設計的情況下，胡某某仍然針對吳某提起侵權之訴，本身就意味著原告存在惡意訴訟之目的。庭審中，被告吳某主張原告外觀設計專利為現有設計，胡某仍沒有重視原告答辯，更加說明原告胡某某想利用訴訟獲得賠償的主觀惡意。
被告人胡某某答辯：（一）AA加工廠起訴構成重複起訴；（二）胡某某申請外觀專利時並不知道也不可能知道該外觀設計為公開外觀設計；（三）胡某某起訴吳某是維護專利權人的合法權益，不存在惡意訴訟的主觀目的；（四）返還賠償金沒有法律依據。
法院觀點詳解
綜合雙方意見，人民法院將本案爭議焦點歸結為以下幾點：（1）本案是否構成重複起訴，（2）專利權人胡某某是否存在惡意情形，（3）胡某某不返還賠償金是否明顯違反公平原則，針對以上焦點，將分別展開論述。
一、本案是否構成重複起訴
胡某某主張AA加工廠提起本案訴訟屬於重複訴訟，違反一事不再理原則。人民法院認為關於本案是否屬於重複訴訟的問題，《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百四十七條第一款規定，「當事人就已經提起訴訟的事項在訴訟過程中或者裁判生效後再次起訴，同時符合下列條件的，構成重複起訴：（一）後訴與前訴的當事人相同；（二）後訴與前訴的訴訟標的相同；（三）後訴與前訴的訴訟請求相同，或者後訴的訴訟請求實質上否定前訴裁判結果。」根據上述規定，要構成重複訴訟，上述三個要件需要同時具備。本案中，AA加工廠以胡某某濫用專利權、構成惡意申請為由主張胡某某返還賠償款並賠償損失與胡某某訴吳某侵害外觀設計專利權糾紛一案的訴訟標的和訴訟請求均不相同，因此不屬於法律規定的重複起訴。
二、專利權人胡某某是否存在惡意的情形
《中華人民共和國專利法》第四十七條是本案適用的重要法律依據，該規定可闡釋為以下幾點：（1）該條文表示被宣告無效的專利權認定原則是視為自始即不存在，即專利並非自被宣告無效後才失去法律效力，而是從授權開始就沒有法律約束力；（2）該條文關於「宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力」的規定設立的目的是維護已執行完畢的判決的穩定性；（3）法律對宣告無效的專利權「不具有溯及力」規定了兩種例外情形：1.專利權人存在惡意而給他人造成的損失；2.不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的。就執行完畢的專利侵權案件是否應當返還賠償金和賠償損失問題其法律依據就在於上述提及的兩種例外情形。
關於胡某某是否存在主觀惡意的問題，適用上述法律規定應當考慮的惡意情形包括：胡某某在申請涉案專利時是否存在主觀惡意以及在對AA加工廠的經營者吳某提起侵權訴訟時是否存在主觀上的惡意。首先，人民法院認為，AA加工廠沒有提供充分的證據證明胡某某在提交專利申請時知道或者明知其申請的外觀設計已處於公眾可知的領域；其次，涉案專利權被授予後，胡某某作為專利權人，有權在法律規定的範圍內行使權力，因此，其提起專利侵權訴訟並不存在惡意的問題。綜上所述，AA加工廠要求胡某某承擔賠償損失沒有法律依據。
三、胡某某不返還賠償金是否違反公平原則
人民法院認為，本案尚不存在明顯違反公平原則的情形，理由如下：第一，宣告專利無效的決定對於已經執行完畢的專利侵權糾紛判決、調解書不具有溯及力，這是法律明確的規定。雖然宣告無效的專利權視為自始不存在，但是若宣告專利無效的決定對於已經執行的認定專利侵權成立的判決均具有溯及力，則勢必降低專利權人申請專利及維權的積極性，會使民事關係始終處於一種不穩定的狀態，不利於科學進步、社會發展。第二，胡某某獲取專利侵權賠償金具有法律正當性。胡某某在訴吳某外觀設計專利侵權糾紛案中已經提交了國家知識產權局出具的外觀設計專利權評價報告，盡到了合理的注意義務。在胡某某主張侵權賠償時涉案專利處於合法有效狀態，應受法律保護，且該筆侵權損害賠償金在涉案專利被宣告無效之前業已執行完畢，故胡某某獲得專利侵權賠償金不違反法律規定。第三、AA加工廠存在怠於行使權利的情形。相關法律規定，對被訴侵權人提供了充分的權利救濟途徑，如被訴侵權人可以在案件訴訟的各個階段提出專利權無效宣告請求，如果在答辯期內提出申請且符合相關法律規定的，法院也會根據案件情況中止審理；若案件生效判決已經作出但未執行，被訴侵權人還可以根據法律規定獲得權利救濟。但上述救濟途徑均建立在被訴侵權人積極行使權利的基礎之上，即被訴侵權人應當儘早提起無效宣告請求。但根據本院查明的事實，AA加工廠的經營者吳某某在侵權訴訟中和執行中均沒有提起無效宣告，明顯存在怠於行使權利的情形。
綜上，人民法院認為本案不違反一事不再理原則；原告吳某主張被告胡某某（原專利權人）發起的侵權之訴（另案）屬於惡意訴訟證據不足，不予支持；原告吳某主張被告胡某某不返還賠償金違反公平原則沒有法律依據，不予支持。最終判決駁回AA加工廠的訴訟請求。
意見提示
結合本案例，就是否能夠返還賠償金及獲得賠償在實踐中的運用提示以下幾點：一、針對「原專利權人」惡意的證明應當在兩個方面提供相關證據，（1）在原專利權人在申請專利前已經知道或者應當知道其申請的相關專利已為公知領域、現有技術、再先權利。（2）在訴訟前其已經獲知或者應當獲知其專利有可能被宣告無效或者已經宣告無效，仍提起專利訴訟的；二，公平原則的規定本身具有較強的模糊性，在舉證時可以舉證（1）「原專利權人」沒有盡到合理注意義務；（2）「原侵權人」已經積極履行應有救濟權利；（3）確實存在客觀情形，希望法院判決時考慮此種特殊的情形。（4）不判決返還將嚴重影響到「原侵權人」的生活乃至生存。（5）不判決返還將影響公共利益及公序良俗的情形。
【宣言律師 只做專利】
作為中國首家「專利」專業律師事務所，北京宣言律師事務所擅長專利訴訟、高端專利申請、無效複審、專利分析、專利診斷、專利顧問等高端專利法律服務。
此公眾號定期推送專利相關實用信息，歡迎關注，讓我們一起成長！
TAG:宣言專利 |