通過違約之訴追究商標重複侵權之責
案情簡介：
近日，杭州市中級人民法院就一知名服裝品牌公司（以下簡稱公司A）訴一國內公司（以下簡稱公司B）知識產權合同糾紛作出判決，判決該國內公司禁止使用合同約定中構成侵權的商標，並支付違約金500萬元。
本案的緣起來自於2005年的一起侵犯商標專用權糾紛案件，公司A因公司B生產、銷售帶有侵權商標（以下簡稱舊商標）的服飾產品侵犯其註冊商標專用權而訴至法院，隨後雙方達成一攬子和解協議，主要內容為公司B向公司A支付一筆對價，公司A協助公司B申請新商標並同意在公司B在新商標申請公告後三年內或協議簽字之日其五年內（二者以較早期滿的為準）繼續使用舊商標。
之後，由於新商標的申請出現波折，直到2013年才正式獲權，公司A和公司B於2013年9月簽訂了針對2005年協議的補充協議，主要內容為公司B額外向公司A支付一筆對價並同意嚴格按照新商標的註冊樣式進行使用不做改變，相應的公司A同意基於公司B新舊商標的更換工作予以一定期限的寬限期，如更換工作未能及時完成，公司B願意支付大額違約金。
寬限期過後，公司B未能及時停止對舊商標的使用，且擅自使用變形後的新商標，並向商標局提出了相關申請。在經過與公司B多次溝通無法解決相關事宜的情況下，公司A遂決定將上述糾紛訴諸法院。然而，如果按照正常途徑繼續基於侵權之訴提起訴訟，雖然也能夠禁止公司B對舊商標的使用並獲取一定賠償， 但一方面基於侵權的賠償主張預期較低，另一方面對於變形使用的新商標的侵權認定也存在不確定的風險。鑒於此，在充分分析本案的案情的基礎上，我們建議採取違約之訴對公司B提起訴訟。
隨後，萬慧達北翔代理公司A基於違約行為向杭州市中級人民法院提起了民事訴訟，主張公司B立即停止使用舊商標和變形後的新商標的違約行為，並依據協議賠償違約金1930萬元。杭州市中級人民法院經審理後確認了基於合同違約審理該案的合理性，並認定了公司B繼續使用舊商標和使用變形後的新商標的行為構成違約行為，並基於違約可能造成的損失、公司B的過錯程度以及公司A的預期利益等綜合因素酌定公司B賠償違約金500萬元。
判決作出後，公司B提起了上訴，現在該案正在浙江省高級人民法院的二審審理中。
短評：
對於重複侵權問題如何有效規制是令權利人頭疼的一件事，從本案的經驗來看，通過侵權訴訟簽訂和解協議，並以合同違約之訴更有效的規制再次侵權行為不失為一個思路。
誠然，基於侵權行為達成的和解協議的性質，業界一直存在爭議。最高人民法院於2013年在隆成公司訴童霸公司外觀涉及專利侵權糾紛一案的提審判決（(2013)民提字第114號）中明確對僅僅是約定如何就再次侵權承擔賠償責任的和解協議，由於其協議雙方並不存在基礎交易行為，再次侵權人所承擔的民事責任，並不屬於《合同法》第一百二十二條規定的違約責任與侵權責任競合的情況。這意味著，最高人民法院否認了基於僅僅是約定如何就再次侵權承擔賠償責任的和解協議提起違約之訴的合法性。雖然如此，但基於最高人名法院作出上述判決的論據思路，對於存在基礎交易行為的和解協議，則應當允許基於該協議提起違約之訴。
本案中，公司A與公司B之間簽訂的合同並非是僅僅是約定如何就再次侵權承擔賠償責任的和解協議，而是存在協助註冊商標，給與繼續使用的寬限期等具有基礎交易內容的合同，進而基於該協議的違約之處得以獲得法院的認可。
綜上，對於較為複雜的案件，如果能溝通過和解協議的約定，把可能的情況儘可能考慮到，並加入有助於解決爭議的其他具有實質交易的內容（如對市場清理的寬限期等），則可以考慮通過主張合同違約之訴來爭取到更好的維權效果。
作者：何為
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