拿什麼來拯救你，我的國際商標？
前言：現在國際商標申請量越來越多，同樣也越來越難，商標海外註冊受阻的原因五花八門讓申請人和代理人都頗為頭疼，小編從事涉外商標代理工作10年，申報過一百多個國家的商標申請註冊，下面小編根據自己多年的從業經驗，引用一些實際的案例來闡述海外商標註冊受阻後的多種救濟程序，希望可以對企業和代理人有所幫助。
商標的申請註冊沒有百分百成功的說法，任何國家的商標都有可能申請不成功。國際商標申請上去以後可能會收到官方的審查意見，官方的駁回通知，或者在公告階段被人提出異議，甚至在註冊成功後被提撤銷。或者說商標還未在海外申請卻被提前搶注，這樣的情況在任何一個國家來說都是非常正常和普遍的，下面就針對這些問題，從幾個方面概述下國際商標的一般救濟措施:
一、Office Action
如何處理官方駁回
各國商標法律法規的規則不一樣，這就導致了各國商標主管機構在審查商標時候的標準也不一樣，我們在收到一個國家的商標審查意見通知書以後，要根據具體的審查報告內容以及當地國家的法律法規來決定應該如何答覆此審查意見，下面介紹幾種常見的國際商標審查意見處理方式：
1.部分國家的特殊審查規則導致的駁回，可通過簡單答覆克服審查意見
例如：在南非，審查員通常把一個整體的商標分開來審查，要求申請人放棄其中某一部分的商標專用權。例如審查員要求申請人放棄商標「VIKLAND」 中「LAND」的專用權。放棄商標「GOODVIEW」 中「GOOD」 和「VIEW」的專用權。放棄「ROCKYMOBI」中「ROCKY」 和 「MOBI」 的專用權。所以在南非申請商標，收到這樣的審查意見就非常正常了。這個時候只要答覆官方，同意按照審查員的意思放棄專用權，商標就會同意公告。
在泰國，如果同一個申請人就相同的商標申請了幾個類別，那麼審查員會下審查意見要求將這些商標進行聯合申請，並且必須是A聯合B，B聯合A，往往這樣的情況，申請人可能會收到好幾個審查意見，每一個都需要答覆。如果收到這樣的審查意見，只需按照審查員的意見同意將商標進行聯合申請即可順利通過審查。
在美國，如果你申請的商標僅為一個姓氏，並且無其它特殊含義，例如「Haynie」，「coonis」，「EWIN」，「HARHAY」等。你就會收到審查員的審查意見，他會建議你將商標轉來副簿申請。因為美國商標法規定單純的姓氏商標不能在主簿進行註冊。這個時候你可以通過簡單答覆審查員同意將申請轉為副簿註冊，商標註冊即可被接受申請。
2.因顯著性方面導致的駁回，可根據具體國家的規定以及商標的實際情況進行答覆
例如：在印度，審查員將、等商標駁回，原因是以上2個商標沒有顯著性，印度是一個非常特殊的國家，特別是對於商標的顯著性方面的審查，既特別又嚴苛。我們在印度申請的商標通常有20%以上的遞交上去都會以缺乏顯著性而駁回，這個時候我們僅需要答覆官方，說明商標的顯著性，以及提供其它國家和地區的一些註冊證明，或者在印度的使用證明。一般80%以上的商標都可以答覆成功，順利進入公告階段。
在歐盟，歐洲知識產權局對於申請商標的含義、讀音、描述性、顯著性方面的審查也是越來越嚴格。例如客戶的商標「NICEXMAS」申請在16，26和28類上面就遭遇全部駁回，原因是商標「NICEXMAS」可視為由「NICE」和「XMAS」兩部分組成，其中「NICE」為形容詞，意為「令人愉快的」，「XMAS」是「CHRISTMAS」的正式的簡寫，因此「NICEXMAS」的含義為「令人感到愉快的聖誕節」，在申請商標所指向的產品類別中，會使得消費者產生誤認，對於產品的來源產生混淆，因此不具有顯著性。另一個商標為「FONESET」申請在9類電子產品上面在歐盟就遭遇駁回，原因是商標的組成部分「FONE」讀音為 「PHONE」，即為手機的意思，而「PHONE」也可被理解為「telephone」，即為電話的意思；同樣的，組成部分「set」在牛津詞語中的解釋為「一種電子或電子設備，如電話、電報接收機或發射機，無線電或電視接收機等」。因此，對於一般消費者來說，他們理解的商標「FONESET」含義為「一種電子設備，如電話」，故而審查員認為商標「FONESET」在第9類缺乏顯著性，予以駁回。如果在歐盟遇到類似的審查意見，僅僅從商標本身的含義著手去跟審查員爭辯商標是有顯著性的，往往非常困難。如果我們從具體商品服務項目著手，跟審查員來分析這個商標在具體指定的商品項目上面並不具有描述作用，或許我們能說服審查員，將全部駁回變成部分商品的駁回。從而通過刪減部分商品項目獲得商標的註冊。當然如果我們的商標通過大量的使用已經在市場中獲得了顯著性和識別性，並且擁有一定的市場佔有率，也可以通過向審查員提供大量的使用證明來論證商標的顯著性。
在美國，審查員認為申請的商標「VRFOLD」沒有顯著性，原因是VR為「virtual reality」（虛擬現實）的縮寫，「FOLD」可視為「FOLDABLE」，解釋為「可摺疊的」，因此，商標「VRFOLD」的含義實為「可摺疊的虛擬現實產品」，使用在9類虛擬現實產品上面描述了產品的特徵，不具有顯著性。像這種類似的駁回，往往很難說服審查員改變觀點，建議申請人增加圖形或者其它設計元素重新申請註冊，並放棄VRFOLD的專用權。另外審查員也認為商標「四川1號」註冊在餐飲上面是沒有顯著性的，因為四川會讓人聯想到川菜。針對此案，我們通過征尋美國律師的意見，在答覆審查意見的時候著重說明四川是中國的一個省份，表示的是地名，並不是僅僅指向川菜，另外申請人之前有申請過一個商標叫「上海1號」也是註冊在餐飲上面就順利通過審查登記註冊，我們在複審的時候也引證到此案。2個商標其實是類似的情況，都是地名+1號。沒有道理一個通過審查，另一個則被駁回。最後審查員認可我們的觀點，商標接受申請安排進入公告。
3.因在先相同或者類似商標權利導致的商標駁回，可根據具體國家的法律規定和實際情況進行綜合分析決策
例如：在多米尼加，客戶的商標HPWINNER申請在9和11類上面，被審查員引證HP駁回9類的電子產品項目，引證商號HPWINNER駁回11類燈具相關的產品。通過和申請人的溝通，我們確定引證的商號HPWINNER是申請人在多米尼加的經銷商，註冊了一個HPWINNER的公司，主要經營LED燈具的存儲，組裝，分銷和商業化運營。根據此情況，我們與多米尼加的律師通過溝通，制定了初步答覆方案。首先，我們讓申請人的經銷商將HPWINNER的商號轉讓給申請人，然後提交複審請求，一方面向審查員澄清申請人在多米尼加擁有HPWINNER的商號權，這樣就克服了11類的駁回。另外向審查員解釋HPWINNER不僅是申請人在多米尼加的商號同時也是申請人的中國公司的英文名字。HPWINNER已使用多年，具要一定的市場知名度和識別度。其次，HPWINNER在整體外觀，含義，讀音上面都與HP有明顯差異，另外，二個商標在指定的商品項目上也存在較大差異，完全不會引起消費者的混淆。多米尼加官方最後審定接受我司的複審理由，商標順利進入公告。
在美國，客戶的商標TSR被審查員引證CAPSOL-TSR駁回，在商品類似的情況下，單單通過複審很難說服審查員讓兩個商標共存。在對方商標正在使用的情況下，我們也不可能通過撤銷對方的商標來做複審。最後我們選擇的方案是去跟引證商標的所有人協商和解，與對方詳細介紹我們的商標設計，使用的商品範圍以及使用運營方式後，對方同意接受我們的商標申請，然後我們開始著手請美國律師出具一份商標註冊的同意函。待雙方簽署以後，我們在做複審的時候同時提交這份引證商標所有人簽署的商標註冊同意函，最終順利克服審查意見，商標得以成功註冊。
二、如何應對商標在海外被搶注
隨著全球經濟的一體化進程，更多的中國企業走出去，也因許多企業缺乏相關的知識產權專業知識或者品牌保護意識薄弱，導致中國品牌在國外遭遇搶注的事件時有發生。若我們的商標在海外遭遇搶注，應當如何處理？我們可以針對搶注商標目前的狀態採取以下幾種應對方式：
1、發送律師函或者提交申訴函給審查員輔助審查
若發現您的商標剛在海外被搶注，目前還處於審查當中。無法啟動異議程序，則可以考慮給對方發送律師函，要求申請人立即撤銷申請中的商標，並簽署保證協議。若搶注人為您公司的海外經銷商或者代理商，可以通過和解談判，要求對方將此商標轉讓到您公司名下。若搶注人不願意協商和解也不理會我們發送的律師函，則可以考慮整理相關的證據材料採用警告函或聲明函的方式提交給當地商標主管機構的審查員予以申訴。若審查員予以採信，則會以答覆審查意見的方式要求搶注人予以應答。當然不是所有國家都有這個法定程序，但像俄羅斯，韓國，日本等可以嘗試通過此程序來阻止搶注人的商標註冊。此程序相比於後期異議和撤銷程序的複雜性，若被搶注人可以提供對自己有利的充分證據，還是非常值得嘗試的。
2、利於國際優先權提交申請
根據《巴黎公約》的規定，凡在一個締約國申請註冊的商標，可以享受自初次申請之日起為期6個月的優先權，即在這6個月的優先權期限內，如申請人再向其他成員國提出同樣的申請，其後來申請的日期可視同首次申請的日期。優先權的作用在於保護首次申請人，使他在向其他成員國提出同樣的註冊申請時，不因兩次申請日期的差異而被第三者鑽空子搶先申請註冊。若被搶注人在此半年內有在其它國家或者地區提交相同商標的申請，並且申請日期早於搶注人的申請日期 ，則可以利用國際優先權來提交新申請，這樣被搶注人後面提交的商標申請則可以優於搶注人的申請日期，若是在有實質審查的國家，則搶注人申請日期在後的申請應當被駁回申請。若是在無實質審查的國家，則可以以在先申請的商標為依據進行異議申請。另外《巴黎公約》對國際展覽會上首次使用的商標也做了臨時保護性優先權規定。展覽會優先權是指以申請人在我國政府主辦或者承認的國際展覽會展出的商品上對商標的首次使用為基礎享有的優先權。若被搶注人在此6個月內有參加過任何官方認可的展覽會，並且在展覽會上有對此商標進行過展示，則可以請求展覽會主辦方出具一份展覽會的優先權證明文件，上面列明展會的名稱，地址，開始和結束日期，展銷的品牌以及產品，展出者等事項。被搶注人可以在提交申請的時候同時要求展會優先權，也可以起到國際優先權一樣的作用。
3.提交異議或者撤銷申請
若被搶注人發現上面所述幾種方式都行不通，則只能在搶注商標公告的時候向官方提交異議申請，若搶注國家無異議程序或者商標已經進入註冊階段，則只能提交撤銷或者無效手續。異議和撤銷的證據理由都比較類似，但不同的是，有些國家的撤銷或者無效手續只能通過法院進行，這對被搶注人來說難度就更大了，而且更加的費錢費時費力。往往遇到這樣的案子，我們首先要分析搶注人與被搶注人是否有商業往來的關係，若我們能證明被搶注人的商標是被當地的經銷商或者代理人搶注，則我們可以通過證明搶注人與被搶注人的商業關係以不誠信註冊為由來提交異議申請，一般這種情況下如果能提供有力的證據，例如經銷合同，協議，發票，商業往來文書，郵件往來證明文件等，異議成功的機會都是比較高的。若搶注人與被搶注人沒有商業關係，或者搶注人利用其它名義遞交了商標的申請註冊，而你證明不了與搶注人的關係，這種情況下則只能提供其它的異議理由，例如與被搶注人在先的商標衝突，如擁有在先的註冊商標；與搶注人在先的其它權利相衝突，例如商號權，版權，外觀設計等；與被搶注人在先使用的未註冊知名商標相衝突；或者被搶注人能證明搶注商標為馳名商標；不管是以哪一種理由提交異議申請，都需提供有力的充分的證據材料。
4.法律訴訟程序
若搶注人不僅惡意搶注商標而且已經在當地市場上大量使用，嚴重損害了被搶注人的市場利益，則可以向當地法院提起訴訟並要求賠償。海外的法院訴訟程序一般要消耗大量的人力財力物力，若被搶注人有這方面的需求，需在當地找一名資深的知識產權律師先諮詢相關的法律意見，再啟動正式的訴訟程序。
三、如何應對第三方提
出的「未使用」撤銷申請
絕大多數國家都有對註冊商標連續幾年未在當國實際使用而任何第三方可以申請撤銷的相關法律規定，若申請人的商標在海外遭遇他人以「未使用」為由提出的撤銷申請，則申請人可以提供如下證據材料來應對：
1.與當地經銷商簽署的經銷協議或者銷售發票；
2.產品目錄，標籤或者商品的包裝，裝潢材料；
3.在當地的廣告宣傳資料或者報價單；
4.營業額證據或者展覽會的參展證明，參展發票等；
5.當地市場調查結果；
請注意以上證據材料上面必須載明申請人名稱，品牌名稱以及產品名稱等信息。
四、結語
商標申請是企業戰略的重要組成部分，企業在努力佔領國際市場的同時，一定要做到「市場未動，品牌先行」。一方面企業要先行在目標國對重點類別和相關類別進行商標註冊，同時進行全球的公告監測並及時對搶注商標提起異議。另一方面，企業要建設和完善海外商標的保護制度，高度重視收集和保存商標在海外的相關使用證據，特別要注意規範合法地使用商標。當然我認為最關鍵的還是提升中國企業的品牌保護意識，這才是減少中國品牌在海外遭遇搶注的關鍵，同時也是提升中國品牌國際競爭力和影響力的根本所在。
作者：龔霞
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