被許可使用人提起商標侵權訴訟無需以該許可協議已經登記為前提

【編者按】與世界上大多數國家和地區一樣，歐盟法院的裁決對於理解歐盟法律規範有著重要的指導意義和預測價值。艾薩博睿（ELZABURU）每年初匯總發布前一年歐盟法院典型案例，並對每一案例進行簡要點評，以期對客戶和合作者理解歐盟知識產權規範有所助益。鑒於中國客戶和合作夥伴的重要性，我們嘗試以每周一案的方式發布典型案例的中文版，方便中國夥伴及時獲知相關最新信息。

【背景】Breiding Vertriebsgesellschaft mbH公司（以下簡稱「Breiding公司」）是一項文字商標「ARKTIS」的被許可使用人，指定在床上用品和毯子等商品上使用。此項商標使用許可並未在歐盟商標登記處登記。依據該使用許可協議，Breiding公司可以自己的名義提起商標侵權訴訟。

Breiding公司起訴Hassan先生未經許可將「ARKTIS」商標使用在羽絨被等商品上，侵犯其商標權利。一審法院判決支持原告訴求。被告提起上訴，認為依照《歐盟商標條例》第23.1條的規定，歐盟商標許可使用協議未經登記，Breiding公司作為被許可使用人，不具備提起商標侵權訴訟的主體資格。

上訴法院決定中止審理程序，並請求歐洲法院對本案相關問題作出初步裁定。

【結論】首先，歐洲法院指出單獨閱讀爭議涉及的法條內容，可以解釋為，如果一項使用許可未經登記，被許可使用人不能依據該許可協議內容以自己的名義對抗侵犯商標權的第三方。

但是，歐洲法院又指出，歐盟法律不應只基於其條款的字面意思進行解釋，而是應當同時考慮條款內容以及立法目的等。從這點出發，法院認為《歐盟商標條例》第23.1條設立的目的是為了保護已經或可能享有歐盟商標權利的人。

因此，歐洲法院裁定，使用許可協議必須登記的要求不適用於第三人已經侵犯了商標權的情況。《歐盟商標條例》第23.1條應當理解為，即使商標使用許可協議未經登記，被許可人仍然可以就被許可商標權受侵犯的事實提起訴訟。

【評述】成員國內法院對於「被許可使用人以自己的名義提出商標侵權訴訟，是否必須首先登記商標使用許可」的爭議，一直以來存在不同的處理方式。西班牙法院曾認為應當登記，並據此駁回過數個未經登記的被許可人提出的此類訴訟。具體到歐盟商標爭議，阿利坎特上訴法院作為西班牙的歐盟商標法院，也做出過類似判決（例如，2009年1月23日對ECLI:ES:APA:2009:425號案件、2013年1月22日對ECLI:ES:APA:2013:291號案件、以及2014年1月30日對ECLI:ES:APA:2014:246號等案件的判決）。

這種情況下，歐洲法院在本案裁決中明確相關法條的釋義，無疑會受到被許可人及相關法律從業人員的歡迎。自本案起，曾就上述法律條款做出過不同解釋的西班牙及其他成員國內法院，需要調整他們處理該類爭議的標準。

值得注意的是，2015年7月25日公布的新《西班牙專利法》生效以來，西班牙註冊商標和歐盟註冊商標在面對這類爭議時，將面臨不同的處理方式。新《西班牙專利法》第117.1條明確規定，只有專利許可協議登記之後，被許可人才有提出侵權訴訟的主體資格。依據《西班牙商標法第一項補充條款》，上述規定也適用於商標規定。

此後的另一個案件中（2016年6月22日「Thomas Philipps」案，案件號：C-419/15），歐洲法院判決將上述原則擴展適用於共同體外觀設計條例。在該案判決中，歐洲法院不僅再次確認使用許可未經登記的被許可人可以提起外觀設計侵權訴訟，並且明確被許可人在該類侵權訴訟中可以自己名義提出損害賠償要求。

編譯：劉丹，艾薩博睿法律顧問

來源：艾薩博睿（ELZABURU）知識產權

封面圖片來源：必應圖片

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