仿製葯企在美國設立公司的地點選擇

仿製葯企在美國設立公司的地點選擇

曹軼辰

美國執業律師

專利代理人

作者簡介：曹軼辰 Amin Talati & Upadhye LLP律師／伊利諾州註冊律師／美國專利商標局註冊專利代理人，先後就讀於北京大學化學系，肯塔基大學藥物科學系，芝加哥肯特法學院。擁有化學、藥學、法學等領域複合背景，擅長化學、生物、醫藥領域的專利分析、專利檢索、專利申請，專利布局與挖掘等。

美國的特拉華州是外國企業最熱衷的公司註冊地。原因有多方面，最常見的有：對公司友好的司法環境和相對低的企業稅率。基於類似的原因，大量的原研葯企和外國仿製葯企把在美國的分公司設立在特拉華州。美國聯邦特拉華州地區法院由此也成為Hatch-Waxman（藥品價格競爭和專利期恢復法） 訴訟的熱點法院之一。然而聯邦特拉華州地區法院對仿製葯並不友好。

美國的法律中有一個Venue（訴訟地點）的概念。專利侵權訴訟地點的選擇由U.S. Code 28 U.S.C. § 1400(b) 來決定。§ 1400(b) 規定專利侵權案可以在下列聯邦地區法院提起民事訴訟:(1) 在被告所在地 (resides); 或 (2) 被告有侵權行為並有固定的營業場所的地方提起。

對於企業，被告所在地 (resides)通常解釋為 「法院對被告擁有個人管轄的任何司法地區」。「個人管轄權」是一個比較寬泛的概念和容易達標的。也就是說一般情況下，就算是仿製葯企沒有在特拉華州註冊成立，原研葯企也可以比較容易在特拉華州聯邦地區法院提起專利侵權訴訟，同時迫使仿製葯企到特拉華進行辯護。

然而在美國最高法院TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017) 的判例中，「被告所在地 (resides)」的解釋被徹底改變了。最高法院裁定，「被告所在地 (resides)」應被解釋為被告公司註冊所在州。如果不考慮§ 1400(b) (2) 被告有侵權行為並有固定的營業場所的地方提起訴訟，最高法院在TC Heartland 中判決可能意味著仿製葯公司擁有一定訴訟地點選擇權。比如仿製葯企可以選擇一個對仿製葯比較友好的聯邦法院所在州註冊成立分公司。按照TC Heartland高法判決，原研葯企可能被迫到該州的聯邦地區法院提起專利侵權 (比如Hatch-Waxman) 訴訟，而判決結果反而對仿製葯企有利。

當然這只是理想情況下的推測。從2017年底到2018年的一系列聯邦巡迴上訴法院的判決證明了情況的複雜性。

本文為「訴訟地點」系列的第一篇。下一篇將介紹2017-2018最新的聯邦巡迴上訴法院的裁決，以及對「訴訟地點」的影響。

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