美國大法官告訴你 專利侵權導致的域外損失也可獲賠
來源 | JD Supra、WIPR
作者|Bruce
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日前，美國最高法院在WesternGeco v. Ion Geophysical一案中做出重要裁決，認定專利權人可以追回因侵權行為而遭受的境外利潤損失。
美國最高法院在這份7-2的判決中宣布撤銷美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）此前的判決，並發回重審。聯邦巡迴上訴法院在此前的判決中認為，美國專利法不適用於境外，所以利潤損失不能得到補償。
Ion總裁兼CEO Brian Hanson表示：「雖然我們對最高法院的裁決感到失望，並且相信WesternGeco正在索賠的那種利潤損失應當是絕對無法得到的，但聯邦巡迴上訴法院尚未在此案中確定WesternGeco是否可獲得這樣的利潤損失賠償，因為他們從未對我們所做出和保留的論點發表過意見。」
背景
Ion Geophysical Corporation是一家提供地球科學服務的公司。據稱，Ion開發了可匹敵WesternGeco地震勘測系統的技術，並向美國境外的勘測公司銷售該產品，但WesternGeco認為這一技術使用了WesternGeco的專利技術。
2009年，WesternGeco向美國德克薩斯南區聯邦地區法院休斯敦分庭提起專利侵權訴訟，稱Ion侵犯了其4件與用來搜尋海底石油和天然氣的勘測技術有關的專利。WesternGeco訴稱，由於Ion將其競爭系統DigiFIN的部件由美國路易斯安那州的倉庫運輸至美國境外的公司組裝成據稱實施了所述WesternGeco專利發明的勘測系統，因此WesternGeco認為Ion侵犯其專利權。不過，WesternGeco依據的是美國專利法Section 271(f)(1)和Section 271(f)(2)，而非更為常見的Section 271(a)，271(a)所處理的問題是在美國境內發生的直接侵權，而271(f)則指向這樣的侵權者，即侵權者欲在美國境外以在美國境內會構成侵權的方式組裝「在美國境內或由美國境內提供」的專利發明的部件。
35 U.S.C. 271 Infringement of patent.
（參考譯文：《美國法典》第35編第271條 專利權的侵犯）
(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
（參考譯文：(a) 除本法另有規定外，未經許可在專利有效期內在美國境內生產、使用、許諾銷售或銷售任何已獲專利的發明產品的，即侵犯該專利權。）
……
(f)(1)Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
（參考譯文：(f)(1) 未經許可在美國境內或由美國境內提供或使人提供已獲專利發明產品的全部部件或實質部分部件，該種部件未用於部分或整體組裝，且以若發生在美國境內則會侵犯該專利權的同樣組裝方式，積極誘導在美國境外組裝該種部件的，應當視為侵權人而負責。）
(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
（參考譯文：(2) 未經許可在美國境內或由美國境內提供或使人提供已獲專利發明產品的任何部件，且該部件系特別製造或特別適用於該發明產品，但非作為主要或屬於不具有實質侵權作用的商業產品，且該部件未用於部分或整體組裝，並且知道該部件製造或特製是為了使該部件在美國境外、以若發生在美國境內則會侵犯該專利權的同樣組裝方式被組裝，並意圖使之被組裝的，應當視為侵權人而負責。）
地區法院於2012年7月對該案進行了審理。陪審團認定Ion確實構成了侵權，且所有被主張的權利要求有效，判決Ion應向WesternGeco賠償由於其侵權而導致WesternGeco損失10份國外勘測合同的9340萬美元的利潤損失以及1250萬的合理許可費用。
Ion認為WesternGeco的所謂損失多發生在美國境外，由於治外法權並不適用於Section 271(f)所規定的侵權行為，因此域外利潤損失不應計入專利侵權損害賠償中。Ion在觀點被地區法院拒絕後，上訴至美國聯邦巡迴上訴法院。
2015年7月，在就利潤損失問題提起的上訴審理中，聯邦巡迴上訴法院撤銷了陪審團關於利潤損失賠償的判決。
聯邦巡迴上訴法院多數意見認為，依據Section 271(f)，因美國境外的活動而造成的利潤損失不能追回。多數意見根據的是治外法權（extraterritoriality）不適用的推定——「美國法律在美國境內有管轄權但不能管轄全世界，這一推定具體到專利法中也適用。」
多數意見還援引聯邦巡迴上訴法院早先將該推定適用至Section 271(a)的Power Integrations Inc. v. Fairchild Semiconductor Inc.案判決，在那份判決中，聯邦巡迴上訴法院已表示專利權人不能追回境外利潤損失，理由是「完全在境外生產、使用或銷售在美國享有專利權保護的發明，是一種獨立的、介於中間的行為，幾乎在所有情況下，這種行為都會切斷由域內侵權行為引發的因果關係鏈」。
關於多數意見在利潤損失方面的裁決，Wallach法官並不贊同。Wallach法官解釋道：「在考慮專利權人境外利潤損失時，多數意見接近絕對的阻礙與本院及最高法院的判例相違背。」WesternGeco請求法院重新進行全席審判，但這一請求未被採納。
2016年2月，就在涉及專利故意侵權懲罰性損害賠償問題的Halo Electronics v. Pulse Electronics案剛剛舉行口頭審理後沒幾天，WesternGeco提出調卷令申請，請求最高法院提審該案。
在法院此後在Halo案判決中廢除了Seagate測試後，最高法院同意了WesternGeco的請求，撤銷了聯邦巡迴上訴法院相關原判決，將WesternGeco案發還聯邦巡迴上訴法院重審，由後者根據Halo案判決做出進一步考慮。
案件發還重審後，2016年9月，聯邦巡迴上訴法院再次認定涉案利潤損失不能獲得補償。Wallach法官再次對利潤損失問題的多數意見表示了異議。
2017年2月，WesternGeco再次就Section 271(f)(2)和Section 284（Section 284是對損害賠償的規定）是否允許專利權人追回境外利潤損失的問題提出調卷令申請。
今年1月，最高法院同意重新考慮WesternGeco與競爭對手Ion的這一糾紛。
最高法院判決
2018年6月22日，最高法院以一份7-2的裁決再次推翻了聯邦巡迴上訴法院原判決，認定Section 284允許追回Section 271(f)(2)所規定的專利侵權行為造成的境外利潤損失。Clarence Thomas大法官代表美國最高法院多數意見執筆判決書，集中分析了治外法權不適用的推定，認為判給WesternGeco的境外利潤損失賠償是對Section 284的域內適用，因為Section 271(f)(2)規定的侵權行為包含域內行為。
法院首先給出了一個兩步框架，用以分析聯邦制定法的治外法權。步驟一，考查「治外法權不適用的推定是否已被駁斥」——即，相關制定法是否就域外適用提供了「明確指示」。不過，法院指出，步驟一在「適當案件」（例如要求解決不改變該案結果的「疑難問題」、但可能對未來影響深遠的案件）中可以自由裁量。如果該制定法根據步驟一不享有治外法權，則法院繼續考慮步驟二，考查「該案是否涉及該制定法的域內適用」——即，法院審查「制定法的『關注點』」以確定「與該關注點相關的行為是否發生在美國境內」。
此案中，最高法院行使了其自由裁量權，放棄了步驟一，理由是「解決該問題可能牽涉到專利法之外的許多其他制定法」，並轉向步驟二。法院用步驟二分析了Section 271(f)(2)和Section 284，認為「在一起涉及§ 271(f)(2)所規定的侵權行為的案件中，§ 284（「法院應當判給原告足以彌補該侵權行為的損害賠償金」）的關注點在於由美國境內出口部件這一行為上」。法院分析道，該案中與該制定法的關注點相關的行為發生在美國——即，「是Ion供應部件的這一域內行為侵犯了WesternGeco的專利權」。由此，法院認為，判給WesternGeco的境外利潤損失賠償，是對Section 284的域內適用，因此是適當的。法院在判決書的注釋中指出：「我們沒有論及諸如近因原則等其他原則可能在特定情況下限制或排除損害賠償的程度。」
Ion辯稱，該案中的利潤損失發生在域外，需要Section 284的域外適用。法院認為，引起境外利潤損失的境外活動相較於與治外法權分析框架步驟二相關的域內行為——由美國出口部件的域內行為而言，僅僅是次要的。
法院將該案發還聯邦巡迴上訴法院，由後者考慮是否免去或降低陪審團判給的9300萬美元的利潤損失賠償。
Gorsuch大法官執筆、Breyer大法官附議的反對意見中，同意多數意見中的治外法權分析，但不贊同其所得出的結論，因為「專利法沒有條款支持該結論，很多條款與之相衝突」。反對意見認為，因在美國境外使用發明而判給損害賠償，「可能會實際上默許美國專利權人利用美國法院將自己的壟斷擴大到國外市場上」。
影響
此次最高法院撤銷聯邦巡迴上訴法院對該案的判決並發還重審，有效地擴大了美國專利法的適用範圍。
這一判決顯然將會對美國專利侵權訴訟帶來重大影響。考慮到美國企業的全球影響力，專利權人將重新考慮這一損害賠償的體系，防止侵權人分零件地生產產品，然後將零件以未組裝的形式出口給國外實體，並由後者將零件組裝起來。
不過需要注意的是，這一判決並未將這一損害賠償的體系擴展至Section 271(a)規定的侵權行為。Section 271(a)是專利案件中指稱侵權的主要途徑。此外，依據Section 271(f)(2)指稱侵權的專利權人應當考慮，雖然該條款是一個寬泛的規定，不要求侵權人組裝一個完整的發明，但正如聯邦巡迴上訴法院指出的那樣，Section 271(f)(2)確實要求專利權人證明「被告：（1）有意組裝部件；（2）知道其意圖的組裝是受專利權保護的；且（3）知道其意圖的組裝如果發生在美國將會構成侵權」。此案對於一般專利侵權案件的影響有限。不過此案澄清了針對Section 271(f)(2)所規定的侵權行為的可利用救濟措施，並為專利權人指明了潛在的額外理由。
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