《技術開發實務中的新穎法律問題》
技術開發屬於知識產權業務中的偏冷門類，以前出現問題的頻率不高，但近來愈發成為業內精英關注的焦點。《合同法》第三百三十條規定：「技術開發合同是指當事人之間就新技術、新產品、新工藝或者新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委託開發合同和合作開發合同。技術開發合同應當採用書面形式。當事人之間就具有產業應用價值的科技成果實施轉化訂立的合同，參照技術開發合同的規定。」除此之外，技術諮詢服務有時也被歸入技術開發範疇。實踐中，技術開發合同的雙方通常只關注開發成本控制和研發進度，對研發成果的歸屬約定一般約定得很簡略，其他有關智力成果和知識產權的複雜問題，通常不做約定。雙方出現爭議時，由於缺乏合同條款的明確約定，解決問題變得非常棘手。為此，筆者有意根據自身實踐經驗，探討8個在技術開發實務中可能遇到的新穎法律問題。
問題的由來：
1. 重大法律行動中遭受意外狙擊。[2]
俗話說：明槍易躲、暗箭難防。顯性的商標、專利、著作權、域名、字型大小、集成電路布圖設計、植物新品種、地理標誌等知識產權問題，權屬清晰，風險易於識別和管理。而對於商業秘密技術開發過程中的商業秘密及其關聯的智力成果、知識產權、隱私信息不會管理或疏於管理造成漏洞，成為重大法律行動中遭受意外狙擊的致命陷阱。
2. 國有高校、科研院所進一步開放搞活。[3]
在鼓勵創新、轉型升級的大環境下，國家對高校等國有科研機構參與雙創的法律和政策非常寬鬆友好，這使得市場上的委託開發和合作開發行為更加活躍。但是，如果疏於對技術開發活動進行規制和管理，也容易造成國有資產流失和國家秘密泄露。
3. 科技人員享有高額獎勵權。[4]
在尊重知識、尊重人才的大環境下，市場主體更要重視新法律和新政策對創新者高額獎勵權的保護。如果不注重對科技人才的獎勵，不兌現對科技人才的承諾，會挫傷創新積極性，或者導致人勞糾紛，影響雙方的長遠發展。
解決的路徑：
1. 識別技術開發中存在的難點、重點和新穎需求。
2. 研究涉及技術開發合同糾紛的經典司法案例。
3. 吸收國外技術開發管理的先進經驗。
4. 結合自身實踐提出創新方案。
結論或成果：
1. 識別出技術開發合同簽訂、履行過程中的8個重點、難點或新穎問題。
2. 結合司法案例和外國先進經驗，針對8個問題的認識和解決方案進行探索、梳理和升華。
3. 逐項給出概括性的結論或成果。
4. 選擇適當時機修正並細化結論或成果。
一、智力成果、知識產權、公民個人信息的歸屬、風險和保護責任
1. 問題的由來：
技術開發合同的當事人經常會混淆以下3個概念：
智力成果：包括但不限於新產品、製造既有產品的新方法、製造新產品的方法、針對現有產品的新改進、針對現有的製造方法的新改進等、新產品的外觀設計、產品新部件的外觀設計；新編寫的計算機軟體、針對現有計算機軟體的新修改、計算機軟體使用的新參數，使用計算機軟體的新的環境要求等；新的文字作品、圖形作品、美術作品、模型作品等；對既有的文字作品、圖形作品、美術作品、模型作品等的新修改；新的集成電路布圖設計及對既有集成電路布圖設計的新的修改；植物新品種；國家中藥保護品種；不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益，具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息；管理創新和制度創新信息等。
知識產權：在科學技術、文學藝術等領域中，發明者、創造者等對自己的創造性勞動成果依法享有的專有權，其範圍包括專利（及專利申請權）、商標（及商標申請權）、著作權及相關權、集成電路布圖設計、地理標誌、植物新品種、商業秘密、知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、字型大小權、國家新葯保護品種、傳統知識、遺傳資源以及民間文藝等。
個人信息：刑法第253條規定的「公民個人信息」，是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別特定自然人身份或者反映特定自然人活動情況的各種信息，包括姓名、身份證件號碼、通信通訊聯繫方式、住址、賬號密碼、財產狀況、行蹤軌跡等。[5]
智力成果和公民個人信息具有固有的財產價值或非財產價值；智力成果和公民個人信息會衍生出相關的知識產權，有的需要法定形式，如商標和專利的申請，有的智力成果無需法定手續即可獲得相關知識產權法律的保護。公民個人信息是最為新穎的問題，尤需謹慎對待。
明晰了上述3個概念的區別和聯繫之後，才有條件在技術開發合同中準確地約定其歸屬、風險和保護責任。
2. 解決的路徑：
（1）研究新法規[6]：將互聯網、電子商務、大數據、公共服務中經常會遇到的「公民個人信息」問題，引入到技術開發關係中。
（2）自身積累的優秀案例和工作成果。
3. 結論或成果：
（1）在撰寫技術開發合同時注意明確約定智力成果、知識產權、公民個人信息的歸屬。
（2）約定智力成果、知識產權、公民個人信息的獲得、保有、使用方面的法律風險控制。
（3）約定智力成果、知識產權、公民個人信息出現風險時的應對義務和違約責任。
（4）約定智力成果、知識產權、公民個人信息與衍生或相關物質成果的區分和銜接。
二、技術開發風險控制
1. 問題的由來
（1）研發失敗：由於研發目標技術難度過高，當事方不能在規定的時間、規定的預算、使用現有物質技術條件完成研發設計任務，小試、中試、量產不能達到研發標準，不能提供符合研發標準智力成果和物質成果。
（2）合作破裂：委託方的研發需求不明、委託方頻繁變更研發任務、受託方缺乏技術實力、一方出現重大違約行為導致技術開發合作關係破裂、技術開發活動不能在規定的期限內取得約定成果。
（3）情勢變更：法律環境、商業環境、他人先佔、一方發生重大變故無法履行合同等意外原因導致技術開發活動不能在約定期限內取得合格成果。
2. 解決的路徑
（1）研究相關司法案例。
（2）研究國內外同行合同範本。
3. 結論或成果：
（1）技術開發合同中應對研發目標進行詳細約定。
（2）技術開發合同中應對研發成果驗收方法進行詳細約定。
（3）技術開發合同中應對研發失敗的認定標準進行詳細約定。
（4）技術開發合同中應對認定研發失敗的程序和方法進行詳細約定。
（5）技術開發合同中應對研發失敗的責任分擔和責任追究進行詳細約定。
三、?保密和不競爭控制
1. 問題的由來
（1）無形智力成果、試錯經驗通常是技術開發過程中難以交付的商業秘密。
（2）技術開發雙方很難保證或控制對方的商業秘密管理行為。
（3）出現泄密事件很難確定誰是過錯責任方。
（4）一方當事人與另一方的競爭對手合作會引發不正當競爭。
2. 解決的路徑
（1）新版《反不正當競爭法》的啟示。
（2）本所同時起草的保密和不競爭條款的經典範例。
3. 結論和成果
（1）技術開發合作前應互相考察對方的保密制度、保密措施、保密意識的相關情況，確保對方商業秘密管理水平達到合格標準後再簽訂技術開發合同。
（2）促成參與技術開發的全部自然人與技術開發雙方簽訂保密協議或保密承諾。
（3）促成參與技術開發的自然人與技術開發雙方簽訂離職後不競爭協議或不競爭承諾，並約定不競爭補償金。
（4）合同雙方簽訂保密和不競爭協議或將相關條款寫入技術開發合同，在附件中列明雙方競爭對手清單或識別方法（如需）。
四、高質量專利的識別
1. 問題的由來
實施技術開發成果時常涉及使用對方既有的、關聯的智力成果或知識產權（以下簡稱「背景資源」）；如果對方不授權使用背景資源，技術開發產生的新智力成果和新知識產權不能單獨解決整個技術問題。
2. 解決的路徑
（1）親歷案例總結。
（2）檢索公開出版物中的論文。
3. 結論或成果
（1）識別技術開發合同關聯的背景資源。
（2）對合同當事人合理使用對方背景資源的條件進行約定。
（3）對合同當事人對外授權第三方使用新智力成果和新知識產權時，得或不得侵犯對方背景資源進行約定。
（4）對合同當事人利用對方背景資源所需支付報酬的計算方法進行約定。
五、開發終結的後續改進
1. 問題的由來
技術永遠在進步，新需求永遠在產生，既有成果的缺陷隨時可能被發現，因此需要在項目終結後對技術開發成果進行後續改進。
2. 解決的路徑
（1）研究美國司法判例。
（2）研究國內外同行合同範本。
（3）檢索公開出版物中的論文。
3. 結論或成果
（1）識別改進後的智力成果和衍生知識產權是否能獨立於合同當事方的背景資源而被實施。
（2）對改進後的智力成果和衍生知識產權的歸屬進行約定。
（3）對一方使用另一方的改進成果時的權利和義務進行約定。
（4）對一方使用另一方的改進成果需要牽連使用對方背景資源的權利義務進行約定。
（5）對雙方並行改進性研發時互不妨礙對方進行約定。
（6）對雙方在享有和行使改進後的成果時互不妨礙進行約定。
六、技術開發成果關聯產品的製造、銷售控制
1. 問題的由來
技術開發的成果通常凝結進入有形的商品或可被感知的服務之方式進入市場。產品變為商品時可能遇到市場准入、質量控制、競爭規制等法律方面的問題。
2. 解決的路徑
總結親歷案例獨創「製造和銷售控制」合同條款。
3. 結論或成果
（1）除對實施智力成果和知識產權一般性限制（地域、時間）之外，引入專利產品製造和銷售控制的概念。
（2）專利產品製造和銷售控制的目的是保證商品質量及獲得高收益率，注意防範伴生的反壟斷風險和不正當競爭風險。
（3）編製了體現上述目的的合同條款。
七、技術開發的合規管理
1. 問題的由來
技術開發過程、設備、人員、成果交付的實體和行為不符合法律和行業標準強制性規定；研發人員剽竊他人成果、侵犯他人合法權益給技術開發項目造成嚴重損失。
2. 解決的路徑
（1）國內案例啟示：在某勞動爭議案件中，研發人員違反與前僱主保密和不競爭約定，將在先僱主的商業秘密應用到新的技術開發項目後產生糾紛。
（2）國內案例啟示：技術上可行的產品不能獲得上市銷售的行政許可的公開報道。
3. 結論或成果
（1）在技術開發合同中引入合法、合規、公平開發的概念和條款。
（2）法律禁止開發的技術項目不予立項，危害公共利益的技術開發項目不予立項，合同條款中約定雙方如在履行過程中發現上述問題，允許無責任解除合同。
（3）合同中應約定技術開發的成果要符合國家強制性技術標準。
（4）合同中應約定技術開發使用的設備、方法、過程管理、安全防護均應合法合規。
（5）合同中應約定技術開發成果的跨境交付要符合《海關法》的規定。
（6）合同中應約定將技術開發成果中的技術方案向國外申請專利要《專利法》的規定。
（6）促成參與技術開發的自然人簽訂《保密和競爭禁止承諾書》、《禁止剽竊他人智力成果承諾書》。
八、涉外技術開發合同
1. 問題的由來
跨國技術開發活動通常會涉及中外雙方國內法中的國家安全管制、商務管制、外匯管制、海關監管、代扣代繳境外非居民所得稅等問題，辦理涉外事務應適用涉外思維方式。
2. 解決的路徑
（1）總結親歷案例。
（2）檢索、歸納公開出版物中的成熟經驗。
3. 結論或成果
（1）簽訂涉及跨境技術開發合同時應引入技術進出口合同批准或備案的概念，簽約前要查詢待開發項目是否屬於我國禁止、限制進出口的技術，重點識別項目是否涉及國家安全或重大公共利益等法律嚴管事項。
（2）在合同中約定外方應承擔配合辦理中方國內法審批手續的義務。
（3）技術開發合同涉及從中國境內對外付款的，付款約定要符合外匯管理法規。
（4）當從中國境內向外支付技術開發服務費應繳所得稅時，應約定由付款方代扣代繳境外非居民所得稅。
（5）技術開發成果可以用計算機網路傳輸方式交付的，優先選用網路傳輸交付方式；需要以實體物或電子信息載體方式交付的，注意約定交付方式應符合《海關法》的相關規定。
[1] 作者專註於知識產權法律事務工作，擁有中國律師資格、美國紐約州律師資格、中國專利代理人資格、IPMS內審員資格，並被聘為最高人民法院知識產權案例指導研究（北京）基地專家。
[2] 《首次公開發行股票並上市管理辦法》第三十七條規定：發行人不得有下列影響持續盈利能力的情形：（五） 發行人在用的商標、專利、專有技術以及特許經營權等重要資產或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險。
《政府採購法》第二十二條規定：供應商參加政府採購活動應當具備下列條件：（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；（六）法律、行政法規規定的其他條件。
《招投標法》第六十五條規定：投標人和其他利害關係人認為招標投標活動不符合本法有關規定的，有權向招標人提出異議或者依法向有關行政監督部門投訴。
[3] 國務院辦公廳關於促進科技成果轉移轉化的通知：（二）產學研協同開展科技成果轉移轉化。6.支持高校和科研院所開展科技成果轉移轉化。組織高校和科研院所梳理科技成果資源，發布科技成果目錄，建立面向企業的技術服務站點網路，推動科技成果與產業、企業需求有效對接，通過研發合作、技術轉讓、技術許可、作價投資等多種形式，實現科技成果市場價值。
[4] 實施《中華人民共和國促進科技成果轉化法》若干規定第二（六）4款規定：對科技人員在科技成果轉化工作中開展技術開發、技術諮詢、技術服務等活動給予的獎勵，可按照促進科技成果轉化法和本規定執行。
[5] 《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條。
[6] 同上。
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