美國專利授權前第三方意見提交

最近有不止一位朋友問及美國專利審查過程中提交公眾意見的問題，這裡將相關規定一併整理如下，供大家參考。

在中國專利申請中，有一種程序叫做「提交公眾意見」，《專利法實施細則》第四十八條規定：「自發明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日止，任何人均可以對不符合專利法規定的專利申請向國務院專利行政部門提出意見，並說明理由。」相比較於應對訴訟，提交公眾意見更加的主動。任何人或者組織均可以針對有可能對其有威脅同時仍處於審查階段的案件提交公眾意見，而且提交公眾意見沒有官費，對提交人的身份沒有要求，不限次數。

在美國專利申請授權之前，是否存在提交第三方意見的程序呢？授權前提交（Pre-Issuance Submissions）和異議（Protest）是兩個可選的機制。

授權前提交程序

授權前提交程序允許公眾向美國專利商標局提交相關專利不具有專利性的證據供審查員參考。該程序生效日期為2012年9月16日。

提交者

任何公眾都可以利用授權前提交程序，這裡的提交方可以是個人，也可以是公司實體，且並不要求是申請人。

提交期限

對於此授權前提交的期限，USPTO規定，第三方授權前提交必須在專利申請的Notice of Allowance發出之前，或者在申請公開後六個月或者第一次rejection中的後發生者之前提交。那麼怎麼判斷是否符合授權前提交的時機呢？首先確定該申請是否已經發出Notice of Allowance（NOA）。如果NOA已經發出，則不可以進入授權前提交程序。如果還沒有，再看審查員是否發出first rejection或者申請是否已經被公開6個月或者更久了（兩者取後發生者）。授權前提交文件可以在審查員未發出first rejection之前提交。

提交形式

第三方提交可以通過電子的形式，也可以通過紙件的形式，但是不可以通過傳真的形式。而相對來說紙質提交會延長處理的時間。

符合授權前提交的申請類型

第三方提交可以針對非臨時發明專利申請，外觀設計專利，植物專利申請以及任何連續申請，甚至哪怕即使這個申請已經被撤回了或者還沒有公開。但是第三方提交不適用於任何已授權專利，再授權申請或者複審程序。

授權前提交中應當包括的材料列表：

PTO/SB/429表格指出提交文件針對的申請（紙件申請需要，電子申請時會自動生成）；

對於文件列表中每份相關文件的簡單描述；

除了美國專利和美國申請，其他現有技術需要提供合格的文件；

非英文文件的英文翻譯；

提交第三方的陳述：提交方沒有義務按照§ 1.56對USPTO公開相關信息；以及提交符合35 U.S.C. 122(e) and § 1.290的要求。

相關費用或者免於提交費用的陳述。

匿名提交？

有利益關係的真實當事人可以通過讓其他人來為其提交第三方提交的方式來匿名，但是提交者不能匿名。

對簡單描述的要求

那麼簡單描述應該怎麼寫呢？簡單描述應集中在事實部分，例如現有技術的那一頁涉及到了什麼相關的事實，以及解釋為什麼相關，將審查員的注意力引入到相關的部分。而不應該代替審查員給出rejection的意見，例如陳述某個權利要求不具有可專利性的爭辯等。

簡單描述沒有特定格式的需求，可以採用陳述的方式，也可以採用特徵對比表的方式。

官費

第三方提交需要繳費，除非這是該當事人的首次且唯一的一次提交，且且提交少於3篇對比文件。

異議程序

37 CFR 1.291規定的異議程序是另一種第三方提交的形式，異議程序可以對於任何待決專利提出，包括再授權專利。但是其有更為嚴格的期限要求，提出「protest」的時間必須在專利申請公開日之前且在其被授權之前（除非申請人支持）。這裡就不再贅述。

上述兩個第三方意見機制可能都存在第三方自提交後無法參與後續程序，參與度較低從而現有技術資料可能反而加強目標申請的專利穩定性的問題。但是，相比於費用高、時間長的美國侵權和無效訴訟，授權前提交和異議機制不失為有價值的挑戰有威脅的專利申請授權的選擇。

（本文系原創，轉載本文需同本公眾號聯繫，徵得作者本人同意，並在顯要位置註明文章來源於公眾號「大橘專利」）

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