如何認定OEM過程中的商標侵權？

4月26日是世界知識產權日，小編分享一個對大家切身相關的內容。

跨境電商賣家往往是會在主要市場國家註冊商標，比如做Amazon，一般是註冊歐美日的商標，如果品牌做了比較大，可能會布局東南亞、印度、澳大利亞、俄羅斯等等國家的商標。而做跨境的賣家最容易忽略的是中國的商標註冊，因為感覺用不到。

多羋的同事在和客戶分享的時候經常會提到，我們在註冊商標的時候，務必把中國商標註冊了，因為如果我們不註冊，就有可能被別人在中國註冊，並在海關備案，我們的貨在出關的時候，就有可能會出現問題。本案中的OEM是否侵權和我們目前跨境電商的的產品來源有很多相似的地方。這種先例也成功了驗證了不侵權，但是如果貨物因為被查造成貨物被暫時扣留，或者時間延期，這種風險對於跨境電商賣家來說損失極大。而一個中國商標才僅僅800-1200之間的價格。

案例

2003年5月21日，國家商標局核准自然人許某「APVUL及橢圓圖形」商標註冊申請，核定使用商品為第6類，包括：傢具用金屬附件；五金鎖具；掛鎖；金屬鎖（非電）等。2010年3月27日，國家商標局核准中國A公司受讓該註冊商標。

墨西哥B公司在墨西哥等多個國家和地區在第6、8等類別上註冊了「APVUL」或「APVUL及橢圓圖形」商標，其中註冊號為770611、註冊類別為第6類的「APVUL」商標於2002年11月27日在墨西哥完成註冊。

2010年8月10日，中國C公司與墨西哥B公司分別簽訂兩份《售貨確認書》，約定C公司向B公司提供掛鎖1084打和9233打。之後，C公司向海關申報出口時，A公司以侵犯其註冊商標專用權為由，申請寧波海關予以扣留。經核實，該兩批掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產品說明書上均帶有「APVUL」商標，而掛鎖包裝盒上則均標有「APVUL及橢圓圖形」商標。產品包裝盒及產品說明書用西班牙文特別標明：「進口商：C公司」「中國製造」以及C公司的墨西哥地址、電話、傳真等內容，但並未標註與中國C公司有關的信息。

2011年1月30日，中國A公司將本案訴至寧波市中級人民法院。請求判令中國C公司停止侵權並賠償經濟損失。

專家點評

OEM為英文「Original Equipment Manufacture」的縮寫，中文譯為「原始設備製造」，通常被稱為「貼牌生產或加工」「定牌生產或加工」，即根據境外委託方（定作方）提供的商標（通常為已註冊商標），境內受託方（加工方）依據雙方約定為委託方加工使用該特定商標或品牌的商品，並且將該產品全部交由委託方返銷國外的經營活動（該委託方在中國國內沒有該註冊商標的商標權人），委託方根據約定向加工方支付相應費用。OEM主要特徵包括：交易主體的跨國性，委託方對所加工商品的商標權利的專有性以及委託方對OEM產品流向的嚴格把控性。

國際貿易實務中，認定OEM是否構成商標侵權缺乏統一標準。

本案中，不同審級法院作出了不同判決。

一審法院認為，依照商標法及司法解釋相關規定，對註冊商標「雙相同」的推定絕對引發公眾混淆，對不相同商標則依據國內相關公眾「接觸可能性」可排除商標的混淆可能性，據此判定本案中OEM所使用的商標構成對國內商標權利人的侵權。

二審法院嚴格遵循「商標地域性」原則，以「商標法及司法解釋均無例外規定」為由，拒絕承認「貼牌加工」的特殊性，判定本案中OEM所使用的商標與國內商標權利人主張的商標具有相同或近似而認定構成侵權。

2015年11月，再審法院撤銷一、二審判決，認定本案不構成商標侵權。再審法院認為，本案中，B公司系墨西哥「APVUL」或「APVUL及橢圓圖形」註冊商標權利人（第6類、第8類）。

中國C公司受B公司委託，按照其要求生產掛鎖，在掛鎖上使用「APVUL」相關標識並全部出口至墨西哥，該批掛鎖並不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領域內發揮商標的識別功能，不具有使我國的相關公眾將貼附該標誌的商品，與A公司生產的商品的來源產生混淆和誤認的可能性。

商標作為區分商品或者服務來源的標識，其基本功能在於商標的識別性。中國C公司依據B公司的授權，上述使用相關「APVUL」標誌的行為在中國境內僅屬物理貼附行為，為B公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術性條件，在中國境內並不具有識別商品來源的功能。

因此，中國C公司在委託加工產品上貼附的標誌，既不具有區分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，故其所貼附的標誌不具有商標的屬性，在產品上貼附標誌的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。

商標的特點在於識別性，商標法所保護的就是商標識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，要以商標發揮或者可能發揮識別功能為前提。破壞商標的識別功能是構成侵害商標權的基礎。

對於OEM是否構成商標侵權，主要考慮以下幾個因素：

第一，OEM的產品全部交付境外委託方，是否會造成與國內相同或近似商標的混淆與誤認；

第二，OEM生產行為是否造成對國內商標權人的真實損害；

第三，在OEM加工商品上貼附商標的行為是否構成商標法上的「商標使用」。

國際貿易實務中，國內接受委託的生產企業應當盡到合理注意和必要審查的義務。發生糾紛後，法院對此類案件的商標侵權所發生的「實質性損害」要進行科學認定，從而平衡國內商標權人、OEM加工企業與境外商標權人或商標使用權人的利益。（案例來源：中國貿易報）

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