CRISPR 專利之爭對我國科研人員的啟示

2017 年初, 一起在美國發生的專利糾紛引起了廣泛關注。爭議的對象是圍繞CRISPR/Cas9 的方法發明。CRISPR為「Clustered regularly interspaced short palindromic repeats」的縮寫, 是一種改變生物體基因序列的基因編輯過程。細菌可以藉此將入侵的病毒基因從自己的DNA 上切除, 從而實現對病毒的免疫。其中通過一種蛋白Cas9 實現的基因編輯具有巨大的醫學應用前景, 有望清除每一個受感染細胞中的艾滋病或遺傳疾病的病毒, 從而治癒許多以往的絕症。爭議的雙方分別是加州大學伯克利分校和由麻省理工學院及哈佛大學聯合設立的Broad 研究所。《科學通報》2017年第11期，特邀華東政法大學教授王遷就此爭議撰文，以期給正走向世界舞台中國科學家帶來一定啟示，學會運用法律手段爭取和維護自身的權益。

王遷，華東政法大學教授、博士生導師、校學術委員會副主任委員, 享受國務院政府特殊津貼。入選國家百千萬人才工程, 並被授予「有突出貢獻中青年專家」稱號, 入選教育部「長江學者獎勵計劃」青年學者項目和「新世紀優秀人才支持計劃」, 被評為「全國知識產權保護最具影響力人物」、「全國知識產權領軍人才」、「中國版權卓越成就者」和「上海市優秀中青年法學家」。主持國家社會科學基金重大項目等3 項，國家社會科學基金課題和數項省部級課題。

2012 年, 加州大學伯克利分校的生物化學教授JenniferDoudna 和Charpentier 等發表了有關CRISPR 的論文, 闡明了如何將CRISPR/Cas9 基因編輯技術用於在試管中切除目標位置的DNA, 隨後, 加州大學伯克利分校以此提出了方法專利申請。2013 年, Broad 研究所的華人終身教授張鋒帶領的團隊研發出能夠在哺乳動物的細胞中編輯基因序列的CRISPR/Cas9 系統, 向疾病治療的目標邁出了至關重要的一步。Broad 研究所隨後也申請了方法專利。雖然Broad 研究所提交申請的時間晚於加州大學伯克利分校，但它利用了「快速審查程序」, 因此首先通過了專利審查並獲得了此項核心專利。

當時的美國《專利法》實行的是「先發明制」, 對於不同的人獨立完成的相同發明創造, 原則上只能授予最先完成者。加州大學伯克利分校向美國專利商標局下設的專利審查和上訴委員會提出申請, 要求認定自己與Broad 研究所的發明在本質上是相同的, 只是前者涉及在任何情況下的基因編輯方法, 而後者僅是將前者應用到哺乳動物的細胞中而已, 是一種對本領域的技術人員而言顯而易見的結果。如果該觀點成立, 由於兩個專利申請針對的是同一發明, 且由加州大學伯克利分校的研究人員最先完成, 則相關專利就應當被授權給加州大學伯克利分校, 而不是Broad 研究所。

專利審查和上訴委員會審理後認為, 與加州大學伯克利分校的技術人員完成的發明, 即使用CRISPR/Cas9 在試管中編輯基因序列相比, 使用CRISPR/Cas9 在哺乳動物的細胞中編輯基因序列對本領域的技術人員而言並非顯而易見, 因此屬於一項全新的發明。換言之, 就Broad 研究所獲得專利的發明而言, 張鋒及其團隊成員是「先發明人」, 該項核心專利授予Broad 研究所是正確的（美國專利商標局專利審查和上訴委員會2017 年2 月15 日裁決書)。當然，對於專利審查和上訴委員會的決定, 當事人可以向美國聯邦巡迴上訴法院起訴。聯邦巡迴上訴法院有權確認或推翻該項認定。

CRISPR 專利爭議涉及的法律問題

此次專利爭議的雙方均為科研機構, 本身並不直接從事商業活動, 為什麼雙方對CRISPR 核心專利都如此看重？這是因為專利可以通過許可帶來可觀的經濟利益。一旦就一種新方法獲得了專利權, 專利權人就可以對該方法享有排他性的使用權。但這種「使用權」並不意味著專利權人自己一定可以使用, 因為許多方法的實際使用還需要根據其他法律獲得特別許可。例如要將CRISPR 核心專利應用於疾病治療, 在患者體內的細胞中編輯基因序列, 就需要得到醫療監管部門(如美國的FDA)的批准, 獲得專利權並不是實施這種醫療行為的通行證。方法專利的意義在於: 他人如果要使用該方法, 除了《專利法》規定的例外, 必須獲得專利權人的許可。由於CRISPR 核心專利具有廣泛的商業應用前景, 未來生物技術公司和製藥企業如果要使用相同的方法開展基因治療, 就需要取得許可, 這就可以為專利權人帶來可觀的許可收入。

本次CRISPR 專利爭議也與修改之前的美國《專利法》實行「先發明制」有關。如前所述, 在「先發明制」中, 獨立完成了相同發明的人如果先後提出專利申請, 原則上只能由先完成者, 而不是由先申請者獲得專利權。因此加州大學伯克利分校一方面認為張鋒團隊的發明與本校研究人員的發明相同, 一方面主張本校研究人員完成發明在先。

但是, 美國《專利法》已經被修改, 自2013 年3 月16 日起, 「先申請制」取代了原先的「先發明制」。根據修改後的美國《專利法》, 如果兩人各自獨立完成了相同的發明並申請專利權, 專利原則上應授權給完成發明較晚但申請日在先的發明人, 而不是完成發明較早但申請日在後的發明人。當然為了確保公平, 修改後的美國《專利法》還有一些特殊的規定(35 USC 102(a))。如兩人各自獨立完成了相同的發明之後, 都以發表論文等方式公開了各自的發明, 然後都在公開後一年之內申請專利權, 此時先公開者才可能被授予專利權。據此, 在美國完成發明之後, 先發表論文, 然後在一年之內申請專利, 仍然是一種可行的方法(35 USC 102(b)(1))。

與「先申請制」密切相關的概念就是「新穎性」。「新穎性」是獲得專利的前提條件之一, 意為相關發明必須是「新」的, 而不是「舊」的。「新」與「舊」的判斷, 除了上文提及的「公開後一年內申請」等例外情況, 就以提出專利申請之日——「申請日」為準。如果在申請日之前, 發明的內容已經為公眾知, 就無法獲得授權。例如, 發明人以論文形式將發明公開之後兩年才申請專利, 由於在申請日之前, 該發明已為公眾所知, 而且發明人的公開時間距申請日已超過一年, 根據美國《專利法》的規定, 該申請因缺乏新穎性而無法被批准。再如, 中國和美國的科研人員各自獨立完成了相同的發明, 中國科研人員先發表了論文, 美國科研人員後申請專利, 由於在美國科研人員提出申請之前，公眾已經可以通過中國科研人員的論文了解此項發明的內容, 美國科研人員的申請不符合新穎性的要求, 應被美國專利商標局駁回。

獲得專利的另一個條件是「非顯而易見性」(在中國等國的《專利法》中稱為「創造性」)。如果說「新穎性」要求「新」,「非顯而易見性」則要求「難」——如果某項成果對於本領域的技術人員而言是顯而易見的, 無需創造性勞動就可獲得，即使它與之前的成果相比有些差異, 也並不能獲得專利權。在本案中, 爭議焦點就在於: 對於本領域的技術人員而言，根據加州大學伯克利分校的研究人員在先完成的有關CRISPR 的方法發明, 張鋒團隊的成果本質上與之是否是一回事, 是否是顯而易見的? 這當然是一個高度技術性的問題, 需要根據相關證據作出認定。專利審查和上訴委員會認為張鋒團隊的成果並非顯而易見, 因為在體外編輯基因序列與在哺乳動物的細胞中編輯基因序列存在極大差異。

CRISPR 專利爭議對我國科研人員的啟示

CRISPR 專利之爭儘管發生在美國, 但也能給我國科研人員帶來一定的啟示。

首先, 科研人員或科研機構應當積極申請專利, 以維護自己的合法權益, 防止他人對研究成果無償進行商業利用。在過去很長一段時間內, 我國科研人員和科研機構受到「君子喻於義, 小人喻於利」的傳統思想以及科研考核機制影響, 對於符合專利授權條件的科研成果, 往往只重視科研論文而不考慮申請專利, 同時對於何種科研成果符合獲得專利的條件, 以及如何申請專利也缺乏必要的了解。但是,當今世界, 對科研成果的商業化開發利用日益重要, 而專利不僅是保護髮明創造的重要手段, 也是展開市場競爭的利器。獲得了專利權, 在激烈的國際競爭中就有了話語權。因為他人需要對已獲專利的成果進行商業利用時, 就必須尋求專利權人的許可。如果我方也需要使用對方已獲專利的成果時, 就可以利用己方的專利與對方進行交叉許可, 從而掌握主動權。加州大學伯克利分校和Broad 研究所作為純研究機構, 為CRISPR專利展開法律爭奪, 充分說明了這一點。

其次, 對專利的申請還應當及時提出。在本次CRISPR核心專利爭議中, 雙方研究人員均是先發表論文, 再申請專利, 這與當時美國《專利法》規定的「先發明制」有關。在美國《專利法》修改之後, 發明人如果先發表論文, 再在一年內申請專利, 其申請仍然具備新穎性, 有可能獲得授權。但我國和許多其他國家不但實行「先申請制」, 而且採取了嚴格的新穎性標準, 與美國《專利法》的規定不同。在我國, 發明人在申請專利之前, 如果通過發表論文等方式公開其發明, 除了法定例外, 此後的專利申請將不具備新穎性, 發明人將無法獲得授權。法定例外是指: 在以下三種情形下, 6個月內申請專利權的, 不喪失新穎性:(1)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;(2)在國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議上首次發表的;(3)他人未經申請人同意而泄露其內容的。根據該項規定, 如果在發生上述三種情形6 個月之後再申請專利權的, 仍然無法獲得授權(《專利法》第24條)。同時, 假如在此期間他人獨立完成了相同的發明創造並申請專利, 由於其申請日在先, 首先完成發明並參展或發表的人將無法獲得專利權。當然, 由於他人在申請專利之前，相關成果的內容已經通過上述三種情形之一公開, 已不具備新穎性, 他人也無法獲得專利權。如果此次CRISPR 核心專利爭議發生在中國, 由於雙方在申請日之前均已發表了論文, 只要論文充分公開了發明內容, 而且這種公開不屬於我國《專利法》規定的三種例外情形之一, 雙方的專利申請都會因不具備新穎性而被駁回。

由此可見, 完成科研成果之後, 只要符合專利授權條件, 應當立即申請專利, 而不是首先發表論文之後再申請。科研人員應當學習《專利法》和有關專利申請的基本知識,了解哪些科研成果符合專利授權條件以及提出專利申請的方法和途徑, 給予專利申請和發表科研論文同等程度的重視。避免將耗費大量心血完成的, 且本可以獲得專利的發明創造被他人無償地進行商業性使用。在提出專利申請之後發表論文, 就不會對專利申請造成負面影響。因為「新穎性」是以申請日為基準的, 申請日之後對科研成果的公開, 不會使在先的申請喪失新穎性。

最後, 科研機構要重視申請專利的權利。在CRISPR專利爭議中, 雙方的專利申請人均是科研機構, 而不是研究人員個人。實際上, 美國《專利法》將專利申請權賦予了發明人, 而不是發明人所在的機構。但在實務中, 由於發明往往需要機構投入大量資金和人員支持才能完成, 研究人員通常會與機構簽訂合同, 將申請專利的權利轉讓給機構。因此加州大學伯克利分校和Broad 研究所才分別申請了專利。美國科研機構對專利申請的重視度可見一斑。

我國《專利法》則區分情況對申請專利的權利作出了規定。對於職務發明, 也就是執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明, 申請專利的權利屬於該單位。申請被批准後, 該單位為專利權人, 但單位應當給予發明人以獎勵。對於非職務發明, 申請專利的權利則屬於發明人。申請被批准後, 該發明人為專利權人《專利法》第6 條。因此, 科研人員如果是執行所屬科研機構的任務或主要利用了該科研機構的物質技術條件完成了一項發明, 該科研機構享有申請專利的權利, 科研人員不能以個人的名義提出專利申請。由科研機構申請專利, 便於在獲得專利權後進行專利管理和許可, 以充分發揮專利的價值。因此,我國科研機構應當充分利用《專利法》賦予的權利, 重視對專利的申請。

總之, 儘管中美兩國的《專利法》在一些具體規定上有所不同, 但基本原理是相通的。通過此次CRISPR 專利爭議, 我國科研人員和科研機構可以提高專利意識, 學會運用法律手段積極爭取和維護自身的權益。

王遷. CRISPR 專利之爭及對我國科研人員的啟示. 科學通報, 2017, 62: 1091–1094

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